Las opciones que nos brinda Internet amplían el catálogo de usos de marca que pueden ser considerados como infractores (keywords, meta tags, nombres de dominio).

¿Qué es un adword? ¿Cómo funciona el sistema de adwords?

Cuando empleamos el término adwords hacemos referencia a un sistema de publicidad empleado por Google y otros operadores que permiten a un determinado agente económico (anunciante) ‘‘reservar’’ una serie de palabras clave o keywords. De esta manera cuando el internauta introduce dichas palabras clave en el motor de búsqueda, le son devueltos los resultados (anuncios patrocinados) que hacen referencia directa al anunciante en cuestión.

Como criterio general, no existe restricción respecto el uso de las palabras claves por parte de los anunciantes. Esto significa que las keywords en cuestión pueden ser marcas registradas titularidad de otras empresas o particulares (por ejemplo, competidores). Siendo esto así, puede existir una infracción de marcas ajenas por parte de terceros en el contexto de un sistema de publicidad online como los adwords.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dedicado varias decisiones a dar respuesta a la cuestión planteada, jurisprudencia que viene siendo aplicada por los tribunales nacionales.

Responsabilidad derivada del uso del sistema de adwords

Como se ha dicho, en determinadas circunstancias el uso de marcas ajenas en un sistema de adwords puede ser considerado infracción de marcas. Dicha responsabilidad podría recaer, desde un punto de vista teórico, bien en el propio anunciante, el usuario del sistema de adwords o en el prestador /organizador del sistema.

Responsabilidad de los usuarios desde el punto de vista del Derecho de marcas

Como norma general, los principios del derecho de marcas en un contexto offline pueden ser aplicados también en un contexto online como es el sistema de adwords. Para determinar si el uso de una marca ajena como keyword o palabra clave constituye o no infracción de los derechos exclusivos de un determinado titular debe tenerse en cuenta una triple cuestión tal y como se concreta en la STJUE de 23 de marzo de 2010, C-236/08, ‘‘Google France’’.

Esta resolución plantea una triple cuestión para determinar la posible infracción: i) ¿Existe uso (de la marca ajena) en el tráfico económico?, ii) ¿Dicho uso se hace para productos os servicios? y iii) ¿El uso en cuestión afecta alguna de las funciones de marca?

Solo para el caso que las tres preguntas se contesten de manera afirmativa podría existir infracción.

¿Existe uso (de la marca ajena) en el tráfico económico?

Esta primera cuestión nos servirá para determinar quién podría ser responsable por una supuesta infracción de marca derivada del uso del sistema adwords.

El sistema adwords implica un uso de la marca ajena en el tráfico económico. No obstante, se ha confirmado que no existe dicho uso por parte del operador que organiza dicho sistema (Google), ya que éste no emplea dichas marcas en su comunicación comercial.

Es por ello que solo los anunciantes podrán incurrir en responsabilidad mientras que Google como mero facilitador del servicio no lo sería (STJUE de 23 de marzo de 2010, C-236/08, ‘‘Google France’’, apartados 52, 58 y 59).

¿Dicho uso se hace para productos o servicios?

Parece claro que el uso de una marca ajena como adword para ofrecer productos y servicios alternativos a los del titular puede entenderse como uso ‘‘para productos y servicios’’ (los del anunciante).

Además, dicho uso no solo se predica exclusivamente de los productos y servicios del anunciante que contrata y utiliza el sistema de adwords, sino que también puede hacer referencia a los terceros que emplean los servicios de ese enunciante para promocionar a su vez productos y servicios.

¿El uso en cuestión afecta alguna de las funciones de marca?

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (SSTJUE de 22 de septiembre de 2011, ‘‘Interflora’’ y de 23 de marzo de 2010, ‘‘Google France’’) parece derivarse que las potenciales funciones relevantes de marca son; i) la publicitaria, la ii) indicación del origen empresarial y la de iii) inversión.

Sobre la función la primera de las funciones (publicitaria) el TJUE ha dictaminado que no queda en absoluto afectada ya que el uso de adwords, aunque sí que afecta al posicionamiento, no hace lo propio con el posicionamiento natural en un motor de búsqueda.

En relación con la segunda de las funciones (indicación del origen empresarial), debemos prestar especial atención al propio texto del anuncio patrocinado. Cuando de él (base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña) no podemos determinar el origen de los productos o servicios puede resultar menoscabada una marca ya sea el anunciante un tercero para el titular de la marca o que, por el contrario, se encuentre económicamente vinculado a éste.

Finalmente y en cuanto a la última de las funciones de marca (inversión) puede verse afectada si el uso de una marca como keyword supone un obstáculo para que el titular emplee la marca para adquirir o conservar reputación que permita atraer a consumidores o usuarios y ganarse una clientela fiel. Esta función está, por tanto, relacionada con la existencia de una reputación y el aprovechamiento de la misma.

En este sentido, el uso de marcas como keywords también puede resultar ilícito si se aprovecha de manera indebida la reputación ajena de la marca empleada como palabra clave.  Parece evidente que cuando un competidor utiliza una marca notoria o renombrada titularidad de un tercero como palabra clave tiene como finalidad aprovecharse precisamente de ese carácter distintivo. No obstante, ese tipo de usos no son siempre sancionables sino solamente cuando se hagan sin una ‘‘justa causa’’.  En conclusión, puede considerarse la existencia de justa causa cuando se aprecien las siguientes circunstancias: i) sin causar una dilución o una difuminación, ii) sin menoscabar por lo demás las funciones de marca y iii) proposición de una alternativa legítima.

Responsabilidad del prestador del servicio de adwords

Como se ha comentado con anterioridad, el operador responsable de la gestión del sistema de adwords (Google o el que corresponda) no estaría sujeto a responsabilidad al no hacer uso de marcas ajenas en el tráfico económico puesto que el prestador de servicios no utiliza la marca en sus comunicaciones comerciales sino que actúa como un mero facilitador del servicio.

No obstante, en la citada resolución STJUE 23 de marzo de 2010, ‘‘Google France’’ se planteó la posibilidad si podría existir responsabilidad del prestador de servicios al proporcionar un servicio de hosting. En principio cabe destacar que no existe responsabilidad siempre y cuando el organizador del sistema de adwords fuera neutro (su intervención se limite a una actuación técnica, automática y pasiva), tesis que sostuvo Google por analogía al artículo 14 de la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico mediante el cual el mero prestador del servicio queda exonerado de responsabilidad por el contenido albergado cuando se limite a facilitar un servicio de hosting sin tener conocimiento ni control de la información que se almacena.